Attorney Profiles
弁理士
加藤 志麻子
Shimako Kato
パートナー
経歴
1988年
早稲田大学理工学部材料工学科卒業
1988-2006年
特許庁勤務（審査官・審判官）
1998年
人事院留学（ ヨーロッパ特許庁・ドイツ特許庁）
2002-2005年
東京地方裁判所出向（裁判所調査官）
2006年
阿部・井窪・片山法律事務所入所、弁理士登録
2008年
特定侵害訴訟代理業務付記弁理士登録
2014年
デュッセルドルフ高等裁判所（研修）
2018年4月-
早稲田大学知的財産法LL.M非常勤講師
所属団体等
日本弁理士会
AIPPI
アジア弁理士協会
独日法律家協会
VPP（Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes）
主な活動分野
特許庁では、主として金属加工、プラスチック加工の審査、審判に従事し、さらにその間、審査基準室で審査基準の改訂にも携わった。また、東京地方裁判所では、裁判所調査官として、化学分野全般における特許権侵害事件やその他知財事件に関わってきた。
現在では、裁判所及び特許庁での豊富な実務経験を生かして、主として特許権侵害訴訟、審決取消訴訟、無効審判を代理している。化学、機械等の幅広い技術分野に対応可能である。さらに、デュッセルドルフ高等裁判所及びヨーロッパ特許庁での経験を生かして、ドイツにおける訴訟等のアドバイスも行っている。
早稲田大学知的財産法LL.Mにおいて非常勤講師を務める他、特許庁、知財団体、企業、ヨーロッパ特許庁などで幅広く講演、講師活動を行っている。
主要著書・論文等
- 「新規性、進歩性の判断における刊行物からの引用発明の認定 ─「発明」としての認定に関する論点について」 三村量一先生古稀記念論集『切り拓く― 知財法の未来』 日本評論社（2024年8月）
- 「先使用権についての考察－事業の保護の観点から－」 別冊パテント第30号『イノベーションに資する技術情報の活用方策－先使用、ライセンス、消尽の視点を中心に－』 日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第55号（2024年5月）
- 「除くクレームによる補正－除き得を許さない、適切な審査、審理についての提言」 清水節先生古稀記念論文集『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』 日本加除出版（2023年10月）
- 「国際シンポジウム｢欧州の単一特許制度・統一特許裁判所の動向｣の概要報告【講演・パネルディスカッションの概要】」 Law & Technology No.101 民事法研究会（2023年10月）
- 「Round-table Talk 知的財産権訴訟のこれまでとこれから－女性実務家から見た知財－」 THE INVENTION 発明2022年3月号 発明協会 （2022年3月）
- 「方法の発明の特許権の効力－カリクレイン事件最高裁判決に照らして」知的財産権訴訟の煌めき－髙部眞規子裁判官退官記念論文集 金融財政事情研究会（2021年12月）
- “Limitation on injunctive relief – In the light of indirect infringement and intended-use invention” （差止請求権の制限－間接侵害、用途発明の観点から－） Die Internationale Durchsetzung von Schutzrechten-Festschrift für Sabine Rojahn zum 80. Geburtstag, C.H.BECK (2021年2月)
- “Medical Use Invention and Off-label use” GRUR 2021/2, Festschrift für Peter Meier-Beck zum 66. Geburtstag , C.H.BECK (2021年2月)
- 「用途発明の特許性―技術思想アプローチの立場から」ビジネスローの新しい流れ－知的財産法と倒産法の最新動向— 片山英二先生古希記念論文集 青林書院 （2020年10月）
- 「食品用途発明の問題点と課題－機能性食品の特許による保護の視点から－」別冊パテント第22号、日本弁理士会（2019年10月）
- 「新規性（3）－選択発明〔重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子事件〕」別冊ジュリストNo.244 特許判例百選〔第5版〕有斐閣 （2019年8月）
- 「ドイツの特許訴訟における損害賠償の現状」別冊パテント１８号『損害賠償論 －更なる研究－』－日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第４３号－（2017年12月31日）
- 「新・注解 特許法〔第2版〕」 上巻・下巻（分担執筆・39条）青林書院 （2017年9月）
- 「測定方法が争点となる数値限定発明の構成要件充足性についての一考察－マルチトール含蜜結晶事件判決を中心として－」渋谷達紀教授追悼論文集編集委員会編『知的財産法研究の輪－渋谷達紀教授追悼論文集』 発明推進協会（2016年9月）
- 「進歩性の判断－合理的かつ予見性の高い判断のために－」設樂隆一他編『現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集』発明推進協会（2015年7月）
- 「ドイツにおける最近のクレーム解釈及び均等論について」パテント Vol.68 No.1 (2015年1月号)（共著）
- 「日本は魅力的な訴訟提起地になれるか？－ドイツにおける特許侵害訴訟の現状から見た日本の可能性－」AIPPI Vol.60 No.1 (2015年1月号)
- 「実務 審決取消訴訟入門 第2版」（2014年4月）（共著）民事法研究会
- ”Has Japan Become a Patentee-Friendly Forum?” Zeitschrift fur Japanisches Recht (Journal of Japanese Law) Vol.18 No.35 Carl Heymanns Verlag （2013年7月）
- 〔パネルディスカッション〕「新規性、進歩性判断における日欧の一致点・相違点」報告 Law & Technology No.59（2013年4月号） 民事法研究会 （2013年4月）
- 「新・注解特許法」［上巻］第39条 青林書院（2011年4月）
- 「用途発明及び用途限定を含む発明の権利行使に関する一考察～物の発明の視点から～」『知的財産法の新しい流れ 片山英二先生還暦記念論文集』青林書院 (2010年11月)
- 「ライフサイエンス分野の特許権の効力に関する現状と課題」特許研究No.48(2009年9月)（共著）
- 「化学分野の発明における進歩性の考え方－作用・効果の予測性の観点から－」パテント Vol.61(2008年10月)
- 「パラメータで規定された物の発明に関する実施可能要件について『脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム事件』」AIPPI Vol.52 No.9 (2007年9月)
- 「審決取消訴訟の第二次取消訴訟と第一次取消判決の拘束力」牧野利明他編『知的財産法の理論と実務2 特許法［II］』新日本法規 (2007年6月)（共著）
講演
2024年
- 「新規性、進捗性判断における引用発明の認定」顧問先企業, 2024.7.8
- 「Scope of Protection of Extended Patent right-A Hot Topic in a Limited Field in Japan」31st Annual Fordham IP Conference (New York), 2024.4.5
2023年
- 「The Japanese Approach to an Extraterritorial Infringement」30th Annual Fordham IP Conference (New York), 2023.4.13
- 「UPC発足－日本の企業、実務家は侵害訴訟にどのように備えるべきか？」国際シンポジウム 欧州の単一特許制度・統一特許裁判所の動向 早稲田大学知財法制研究所（RCLIP）及び名古屋大学大学院法学研究科(東京), 2023.3.4
2022年
- 「日本の特許権侵害訴訟及び審決取消訴訟について」韓国の法律事務所主催のセミナー(Seoul), 2022.10.14
- 「Recent developments in JP patent practice in chemical field」ドイツ化学会（Gesellschaft Deutscher Chemiker）(Online), 2022.9.14
- 「特許発明の進歩性判断に関するいくつかの論点」 RCLIP特許権行使戦略セミナー、（早稲田大学）2022.1.22
2021年
- 「ドイツにおける特許権の権利行使、防御に関して知っておきたい知識」関西特許研究会・国際部会 (Online), 2021.7.13
- 「Law Comparison Japan and Germany Case Study of Potential Patent Infringement」 9th Edition World Intellectual Property Forum (Online), 2021.4.26
- 「進歩性判断における論理付けと引用発明の認定－『リチウムイオン二次電池用正極事件判決』（知座高裁令和2年7月2日判決・平成31年（行ケ）第10040号）を題材に－」顧問先企業, 2021.4.22
- 「What Is the Proper Approach to Patent Subject Matter Eligibility in Japan?」28th Annual Fordham IP Conference (Online) 2021.4.8-9
- 「先使用権について－予期しない特許権の行使に対してどのような備えが可能か？」顧問先企業, 2021.3.10
2019年
- 「Reasonable protection of antibody patents – The right balance between patentees and competitors – 」27th Annual Fordham IP Conference (New York) 2019.4.25-26
- 「国際知財司法シンポジウム２０１９－パネルディスカッション（特許の進歩性の判断に関する各国比較）」（モデレーター）2019.9.27
- 「食品用途発明の適切な保護のあり方」日本弁理士会 中央知的財産研究所 第１６回公開フォーラム, 2019.1.28, 2019.2.4
2018年
- 「Doctrine of Patent Exhaustion in Japan」Fordham IP Conference (New York), 2018.4.5-6
- 「審決取消訴訟における進歩性の判断動向と実務への応用」顧問先企業, 2018.2.7
2017年
- 「Latest Developments in Inventive Step in Japan and Case Law」ヨーロッパ特許庁（Munich, The Hague）, 2017.6.13-15
- 「Latest Developments in Patent Litigation in Japan – Important Court Decisions for Exercising Patent Rights in Japan-」Discover IP Conference 2017 (Seattle, Washington Palo Alto, California), 2017.2.7-9
2016年
- 「Latest Developments in Patent litigation in Japan -with a specific focus on the doctrine of equivalents-」独日法律家協会(Munich), 2016.6.28
- 「ドイツにおける特許訴訟の現状～均等論の現状と実務家から見た審理の実情～」知的財産高等裁判所研究会(東京), 2016.5.27
- 「Priority System in Japan -What US applicants should know when claiming priority in Japan?-」AIPLA Spring Meeting(Minneapolis), 2016.5.19
- 「日本における特許訴訟手続き及び知財の最新事情について」韓国の法律事務所主催のセミナー(Seoul), 2016.3.4
- 「Recent Supreme Court Decisions on Product-by-Process Claim」AIPLA Mid-Winter Meeting(La Quinta), 2016.1.26
2015年
- 「判決に学ぶ！医薬・化学分野における明細書・意見書作成のための重要ポイント」顧問先企業(東京), 2015.8.24
- 「審決取消訴訟の実務及び審決取消訴訟における知財高裁の判断の動向」弁理士クラブ研修会(東京), 2015.6.30
- 「Medical Use Patent in Japan－Tips for Obtaining and Enforcing Patent」Fordham IP Conference (Cambridge), 2015.4.8-9
- 「審決取消訴訟の実務及び審決取消訴訟における知財高裁の判断の動向」日本知的財産協会関東化学第一部会(東京), 2015.2.6
- 「Trends Relating to Patent Infringement Litigation in Japan: Five Good Reasons to File Lawsuits in Japan」AIPLA Mid-Winter Institute(Orlando), 2015.1.27
2013年
- 「日本における特許権侵害訴訟に関する最新事情」IIPTI-CIPTC-INPIT Joint Seminar on Intellectual Property (Seoul), 2013.9.4
- 「侵害訴訟判決から学ぶ明細書及び意見書作成の極意」弁理士クラブ研修会(東京), 2013.8.8
- 「Battles Over Standards for Finding Inventive Step -On Which Points Do the IP High Court and JPO Emphasize?-」APAA Joint Meeting (Seoul), 2013.8.3
- 「FRAND Defense Case in Japan -Comparison with Korean Case-」CASRIP High Technology Protection Summit (Seattle), 2013.7.26-27
- 「Japanese View about Subject Matter Eligibility of Gene Patents -Should the bar be raised?-」Fordham IP Conference (New York), 2013.4.4-5
2012年
- 「事例研究〔特許権侵害訴訟（一般）〕」発明推進協会(東京), 2012.12.4
- 「Has Japan become a patentee-friendly forum?」独日法律家協会(Munich), 2012.10.23
- 「Has Japan Become a Patentee-friendly Forum? -Recent Patent Infringement Cases in Japan-」Fordham IP Conference (New York), 2012.4.12-13
2011年
- 「IP Prosecution and Enforcement in Japan」独日法律家協会(Hamburg), 2011.5.4
- 「Recent Developments in Inventiveness in Japan」Fordham IP Conference(New York), 2011.4.28-29
2010年
- 「Die Erfinderische Tätigkeit in Japan」VPP(Rostock-Warnemünde), 2010.5.6-7
- 「Development in Description Requirement in Japan」Fordham IP Conference (New York), 2010.4.8-9
- 「特許権侵害訴訟の概要」公正取引委員会(東京), 2010.1.29
2009年
- 「進捗性判断の最近の傾向」弁理士クラブ研修会(東京), 2009.9.1
- 「Recent Decisions Regarding Pharmaceutical Patents in Japan」Fordham IP Conference (Cambridge), 2009.4.15-16
- 「Discussion over Patentable Subject Matter in Japan」IP Academy (Singapore), 2009.1.9
2008年
- 「Patent Exhaustion Doctrine in Japan; In the light of recent supreme court decision」 IP Academy (Singapore) and Fordham IP Conference(New York), 2008.3.26
2007年
- 「パラメータで規定された物の発明に関する実施可能要件について」AIPPI判例研究会(東京), 2007.6.27